香港着重「先使用」 內地講求「先申請」

【明報專訊】喬立本廖依敏律師行合伙人湯達熙律師指出，內地的商標法與香港或外國的商標法的處理原則有一個大分別。香港或外國的商標法，講求「在先使用」；但內地的商標法卻講求「在先申請註冊」，多於那一方先實際使用。


宜一次過註冊所有細分類

「以往有些公司以為，只在內地生產，不在內地銷售，就毋須花錢在內地註冊商標。殊不知，若別人在內地註冊了相似的商標，甚至可以申請禁止你在內地生產！」所以，他建議，企業應盡快在內地申請商標註冊，而且更應該一次過辦齊至少一個大類別之下的所有細分類，寧願多花一點錢，即使其現有產品只涉及其中部分細分類。這是因為，一旦日後產品線闊了，是不可以簡單地修改商標註冊範圍，而是要重新申請，非常費時和麻煩。


田北辰表示，若現在有服裝企業計劃在內地註冊商標，他會建議，全身的東西都要註冊（第25類別之下共有13個細分類）。對於中小企來說，這多少會提高了內銷的門檻和成本，但也無可奈何。


許章榮表示，他當年申請商標註冊時，已包括了頗多細分類。現在唯一令他感到有些可惜的，是當時沒有包括衞生巾。


中英文商標 宜同步註冊

眾達國際法律事務所合伙人梁丙焄律師則提醒企業，應該要同步註冊品牌的中英文名和中英文商標。因為即使企業自己不為旗下的品牌改中文名，在華人社會，消費者往往也會自行為它起一些中文名。這些來自坊間的中文名未必好聽，也未必切合該品牌的形象。


好像Quaker牌麥皮，以往坊間很多人稱之為「老人牌」。該公司也要花了不少時間和廣告，才逐漸令人認識其中文名其實是「桂格」牌。


若品牌最初只有英文名，那中文名究竟是要音譯還是意譯，還是要同時做到兩個效果，也要想清楚。此外，就是內地的譯名與香港、台灣的譯名是否統一的問題。


像輝瑞的治陽痿藥Viagra，初時在台灣和香港只註冊了「威而鋼」的中文商標，在內地則註冊了「万艾可」。不料，絕大多數華人都將其稱為「偉哥」。結果，輝瑞又要打官司去對付一些註冊了「偉哥」商標、意圖魚目混珠的公司。


另一個失策的案例，則是前NBA天王巨星米高佐敦（Michael Jordan）未有在內地註冊「喬丹」的商標（內地將Jordan譯作「喬丹」），令到現在的官司這樣難打。